La création des nouvelles extensions de noms de domaine constitue une petite révolution de l’internet. Mais au-delà de la révolution technique et juridique engendrée par cette nouvelle façon de communiquer dans le monde numérique, la création de ces nouvelles extensions représente un risque très important pour les propriétaires et titulaires de marques qui pourraient en quelque sorte se retrouver déposséder de leurs droits sur le web.

En effet, si les nouvelles extensions précitées, correspondant à des noms de marques, ont bien été demandées à l’ICANN par les propriétaires respectifs des marques en cause, qu’en serait-il d’une nouvelle extension de noms de domaine reproduisant une marque et sollicitée par une personne ne disposant d’aucun droit sur celle-ci ?

Sans conteste, une telle situation ferait naître un contentieux qui pourrait s’avérer complexe, mais surtout long et coûteux pour le propriétaire de la marque cherchant à défendre ses droits.

Et il est difficilement envisageable pour tous les propriétaires de marques de chercher à éviter le problème en créant par avance leur propre extension de noms de domaine lorsque l’on sait que la demande d’une nouvelle extension auprès de l’ICANN coûte aujourd’hui 185.000 US$ et que les frais de gestion annuels sont de 25.000 US$, sans compter la somme à débourser pour gérer techniquement l’extension en cause qui se compte très certainement aussi en dizaine de milliers de dollars.

C’est la raison pour laquelle l’ICANN a confié à DELOITTE, une société mondialement reconnue dans les secteurs de l’audit, du consulting et de l’expertise juridique et fiscale, la gestion d’un service appelé la Trademark Clearinghouse ou TMCH, dont l’ouverture a été officiellement fixée au 26 mars 2013.

Au travers de ce service, les propriétaires de marques ou leurs mandataires, tels que les conseils en propriété industrielle, pourront faire référencer leurs droits au sein une base de données centralisée et pourront ainsi :

• être informés de l’ouverture des nouvelles périodes sunrise relatives à toute nouvelle extension de noms de domaine pour éventuellement prétendre à la réservation de leurs marques en tant que noms de domaine dans cette nouvelle extension ;

• mais également être informés de toute nouvelle demande de réservation d’un nom de domaine correspondant à leurs marques afin qu’ils puissent prendre les mesures appropriées de sauvegarde ou de défense de leurs intérêts en entamant une procédure spécifique de règlement alternatif des litiges (en cours d’élaboration).

Le bénéfice du service de la Trademark Clearinghouse ne peut tout simplement pas être ignoré par les propriétaires de marques. Il leur offre une solution simple et sécurisée leur permettant d’être averti, quasiment en temps réel, de toute tentative d’appropriation volontaire ou involontaire de leurs marques au travers des nouvelles extensions de noms de domaine dont le nombre est potentiellement infini.

Qui plus est, ce service est proposé par la TMCH pour un coût très raisonnable. Il permettra donc aux propriétaires de marques d’engager une procédure alternative de résolution de litiges en amont, avant la finalisation de la création de la nouvelle extension contestée, ce qui est bien entendu particulièrement intéressant sur le plan financier, car sans commune mesure avec les sommes à débourser pour obtenir la récupération d’un nom de domaine en justice dans certains pays, dont la France.

En résumé à quoi sert l’inscription d’une marque dans la TMCH ? 



Dans le contrat liant les nouveaux registres à l’ICANN, les nouveaux registres sont soumis à l’obligation incontournable de prévoir, avant l’ouverture de leur extension, une période sunrise, suivie d’une période de Trademark Claim. Cette obligation répond notamment aux demandes des différents acteurs de la communauté de la propriété intellectuelle.

Inscrire sa marque dans la TMCH est donc le seul moyen d’être averti lors des Trademark Claims.



Qu’est-ce qu’une période de Trademark Claim ? 

Une période de Trademark Claim est une période organisée par un registre en début d’ouverture de sa nouvelle extension, et pendant laquelle les titulaires de marques peuvent recevoir des NORNs (Notifications Of Registered Name). Plus clairement, si durant une période de Trademark Claim, un tiers enregistre un nom de domaine correspondant à une marque inscrite dans la TMCH, ce tiers sera averti de l’existence d’un droit de PI sur ce terme, et le titulaire de la marque, ou son agent, sera également averti de cet enregistrement. L’enregistrement du nom de domaine ne sera pas bloqué, mais des notifications seront faites au demandeur du nom de domaine et au propriétaire de la marque.



Quelle(s) marque(s) dois-je inscrire dans la TMCH ? 



Les marques qui pourront être acceptées dans la TMCH sont :

• les marques enregistrées nationales, communautaires et internationales,

• les marques validées par une Cour ou une procédure judiciaire,

• les marques protégées par un statut   ou un traité (à condition qu’il soit en vigueur depuis au moins juin 2008).

Il est nécessaire que vous cibliez en priorité les marques principales, voire vos marques secondaires, cela dépendant évidemment de votre budget et de votre stratégie de surveillance et de dépôt de noms de domaine (territoire/ classes de produits et services couverts par vos marques, zone géographique d‘implantation, de distribution etc…).

Les marques commençant par un point ou contenant un (.) ne seront pas admise

Si la marque contient un /des éléments non-gérés par le système DNS (ex : espace, « ! », « + » etc), alors ces caractères pourront être omis ou remplacés par un tiret. 

S’agissant des caractères spéciaux comme le « & », ils pourront être omis, remplacés par un tiret ou traduits dans la langue de la marque.

Qu’est-ce qu’une période Sunrise ? 



Une période Sunrise est une période précédent l’ouverture générale d’une nouvelle extension, et offrant la possibilité aux titulaires de marques d’enregistrer un/des nom(s) de domaine de manière prioritaire. Les périodes Sunrise sont obligatoires pour toute nouvelle extension.


Pour participer aux périodes Sunrise, je dois prouver l’usage de ma marque. Quelle(s) preuve(s) sont acceptées ? 



Les titulaires de marques incluses dans la TMCH devront apporter la preuve de leur usage pour pouvoir se prévaloir d’un droit de priorité en Sunrise. La preuve de l’usage se fera au moyen d’une déclaration (formulaire standard fourni par la TMCH) signée par le titulaire du droit, et de la fourniture d’un échantillon.

Deloitte précise par exemple des étiquettes, publicités, tout matériel marketing, brochures, catalogues, captures d’écran, etc … présentés sous forme de liens, copies, photos.

Attention, ne seront pas admis : des noms de domaine reprenant la marque, des emails, des licences, des cartes de visite.



Est-ce que le fait d’inscrire ma marque dans la TMCH me garantit l’obtention du nom de domaine correspondant dans les extensions qui m’intéressent ? 



Non. Inscrire votre marque dans la TMCH vous donne le droit de participer aux périodes prioritaires de Sunrise (sous réserve de prouver l’usage), et de bénéficier des notifications prévues lors des Trademark Claims, mais, chaque registre ayant ses propres conditions d’éligibilité, il sera également nécessaire de remplir ces conditions.

Combien de temps vaut une inscription de marque dans la TMCH ?

Vous pouvez enregistrer des marques dans la TMCH pour des durées de 1, 3 ou 5 ans.



Dois-je renouveler l’inscription de ma marque dans la TMCH ?



Oui, à l’issue de la période initiale d’enregistrement au sein de la TMCH.


Que se passe-t-il si ma marque n’est plus valide (non renouvellement, déchéance etc…) ? 



La TMCH vérifie annuellement la validité de chaque marque. Si la marque n’est plus, elle sera exclue de la TMCH. Vous ne pourrez donc plus vous fonder sur cette marque au sein de la TMCH pour faire valoir un droit de priorité en Sunrise ou bénéficier des notifications des Trademark Claims.

La preuve de l’usage sera à réitérer tous les 5 ans.



Source: inscripta.fr / Lavoix.eu