Depuis l’annonce en juin 2008 de la libéralisation des nouvelles extensions décidée par l’Icann, la protection des titulaires des marques a été l’une des questions les plus âprement débattues.

Les détenteurs de marque ont en effet à plusieurs reprises exprimé leur crainte face à l’afflux annoncé de près de 2000 nouveaux gTLDS dans le système d’adressage de l’internet, alors que, dans l’environnement existant, la protection des marques n’était d’ores et déjà pas été une tâche facile. Afin de rassurer et protéger les titulaires de marques, l’Icann a tenu à mettre à disposition des titulaires de marques un certain nombre de mécanismes de protection de droits de marque, dont notamment la « Trademark Clearing House » ou « Chambre de Compensation ».

Décidée par le Conseil d’administration de l’Icann le 6 mars 2009, la Chambre de compensation consiste en une base d’informations, offrant des services d’authentification et de validation des marques y étant volontairement enregistrées par leur titulaire.

Fonction et vocation

La Chambre de compensation a pour vocation de permettre aux titulaires de marques d’authentifier, de regrouper et de diffuser leurs droits. Elle a deux fonctions principales :

-Authentifier et valider les marques;

-Servir de base de données pour les offices d’enregistrement de nouvelles extensions dans le cadre des procédures Sunrise et des services de revendication de marques (mécanisme de protection des droits ou RPM).

Ces deux fonctions devront être assurées de façon distincte par la future Chambre de compensation.

Critères d’inscription

Pourront être inscrites en Chambre de compensation :

-Les marques enregistrées dans n’importe quelle juridiction ;

-Les marques non enregistrées validées par une juridiction nationale ou par un autre procédé judiciaire ;

-Les marques non enregistrées protégées par une loi ou par un traité en vigueur au moment de leur soumission à la Chambre de compensation ;

-Toute dénomination protégée par la propriété intellectuelle.

-Les marques en cours d’enregistrement, soumises à une procédure d’opposition, ou soumises à une procédure, d’invalidation, d’annulation ou de rectification ne pourront pas être inscrites en Chambre de compensation.

Justification nécessaire

Pour avoir leur marque enregistrée, les demandeurs devront justifier de leurs droits, en fournissant notamment une copie de l’enregistrement de ladite marque. Les demandeurs devront également certifier que les informations fournies sont vraies et n’ont pas été fournies pour un usage abusif.

En outre, le demandeur devra s’engager à garder les informations fournies à jour, sous peine de pénalité.

Mécanisme de protection des droits

Chaque futur office d’enregistrement de gTLD sera tenu d’utiliser la Chambre de compensation pour garantir un mécanisme de protection des droits (RPM), devant au minimum être composé d’un service de revendication de marque et d’un processus Sunrise.

Service de revendication de marques

Le service de revendication de marques a pour objet de notifier aux demandeurs à un nom de domaine identique à une marque enregistrée l’étendue des droits attachés à cette marque.

Avant d’enregistrer un nom de domaine identique à une marque enregistrée en Chambre de compensation, le demandeur au nom de domaine devra ainsi garantir :

-Qu’il a fait l’objet d’une notification, lui indiquant que le nom de domaine choisi correspond à une marque enregistrée en Chambre de compensation ;

-Qu’il a compris la notification, qu’il a reçue ;

-Porter à sa connaissance, ni l’enregistrement, ni l’utilisation du nom de domaine ne violent les droits du titulaire de la marque.

En cas d’enregistrement du nom de domaine par le demandeur, le titulaire de la marque enregistrée en Chambre de compensation en sera immédiatement averti.

Service de procédure Sunrise

Les offices d’enregistrement de gTLD seront également tenus de fournir un service de procédure Sunrise pendant une période minimum de 30 jours.

Au cours de cette période, les titulaires de marques enregistrées en Chambre de compensation pourront en priorité procéder à l’enregistrement de leur marque en tant que nom de domaine. En outre, si au cours de la période Sunrise une demande d’enregistrement pour un nom de domaine identique à leur marque est faite, ils en seront immédiatement informés.

Opérateur et gestion 

L’Icann a publié le 3 octobre 2011 un appel d’offres afin de sélectionner le ou les futurs opérateurs de la Chambre de compensation. Les candidats ont eu jusqu’au 25 novembre 2011 pour soumettre leur dossier de candidature à l’Icann. L’identité de l’opérateur est à ce jour connue : il s’agit de coupe IBM et de Deloitte.

Tarification

Quant au prix de ce service, il ne sera pas gratuit. A ce titre, l’opérateur désigné a publié le 21 janvier 2013 une grille des tarifs envisagés. Aux termes de cette grille, il est prévu que pour une marque seule, le prix serait de 150 dollars par an. Ce prix pourra être réduit à 95 dollars par marque et par an, en fonction du nombre de marques enregistrées auprès de la Chambre de compensation. Les agents enregistrant des portefeuilles de plusieurs centaines de milliers de marques auront donc plus de chance d’obtenir des tarifs avantageux, que les titulaires de marques isolés.

Strawman solution

Annoncée pour mars 2013, la Chambre de compensation fait encore actuellement l’objet de vives discussions, ayant récemment abouti a proposé une solution pilote (strawman solution) afin de satisfaire les titulaires de marques inquiets. Cette solution « pilote » a été publiée pour commentaires publics jusqu’au 5 février 2013. Elle comprend notamment comme modification, le fait de prévoir une obligation pour tous les registres de fournir aux titulaires de droits les dates et les exigences de leurs périodes Sunrise au moins 30 jours avant le lancement de la période Sunrise. Un tel délai, combiné avec la période Sunrise de 30 jours existant, permettra aux détenteurs de droits de mieux anticiper et de se préparer pour les lancements à venir.

Ainsi la période de revendications de marque s’étend de 60 à 90 jours. Au cours de cette période, toute personne tentant d’enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque enregistrée recevra un avis de revendications (comme inclus dans le guide de candidature) relatif à la marque, dont le nom de domaine correspondant est demandé à l’enregistrement. Si le nom de domaine est enregistré, les titulaires de droits concernés recevront un avis relatif audit enregistrement.

Aussi, il est possible pour les détenteurs d’obtenir une protection de leur marque pour une période de 6 à 12 mois supplémentaires sous réserve de payer une extension de protection. Pendant cette période, quiconque tentant d’enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque protégée recevra une réclamation indiquant que le nom de domaine demandé correspond à une marque protégée. 

S’il est vrai qu’il est expressément précisé par l’Icann elle-même que le défaut d’inscription d’une marque en Chambre de compensation ne peut en aucune manière être considéré comme une négligence, compte tenu des enjeux, il parait néanmoins essentiel pour les titulaires de marque de suivre les évolutions de l’Icann sur la future Chambre de compensation et de se mettre en ordre de bataille pour faire procéder à l’enregistrement de leurs marques, dès que le service sera rendu accessible.

Pour ce faire, il est recommandé aux titulaires de marques, avec l’aide de leur conseil :

-D’analyser leur portefeuille de marques afin de choisir celles d’entre elles devant faire l’objet d’un enregistrement ;

-De préparer les dossiers d’enregistrement correspondant auxdites marques pour le soumettre à la Chambre de compensation ;

-De déterminer parmi les futurs nouveaux gTLDS à venir, quelle(s) nouvelle(s) extension(s) correspond à leur domaine d’activité pour faire procéder, en période Sunrise, à l’enregistrement de leur marque.

Source: Le figaro