Le cybersquatting ou enregistrement abusif de nom de domaine, consiste à enregistrer comme noms de domaine des marques sur lesquelles cette personne ne détient aucun droit. Le cybersquatteur exploite le principe du “premier arrivé, premier servi”, sur lequel repose le système d’enregistrement des noms de domaine. L’objectif est généralement de revendre le nom de domaine au titulaire de la marque concernée ou d’attirer des internautes sur un site web proposant des produits concurrents, voire contrefaits, ou des offres commerciales sans aucun rapport avec la dite marque.
De nombreuses entreprises sont victimes chaque année de ce type de pratique, en particulier celles ayant pour activité le commerce de détail, la mode ou la banque et la finance. Pour se défendre, les entreprises ont deux possibilités : engager une action en justice ou lancer une procédure extra-judiciaire.
Parce qu’elles présentent de nombreux avantages, les procédures administratives connaissent un certain succès. Ainsi, en 2012 les titulaires de marques ont déposé 2884 plaintes pour cybersquatting de 5084 noms de domaine, auprès du Centre de l’OMPI et 91% de ces plaintes ont abouti, les titulaires de marque obtenant le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux.
Parmi les procédures de règlement alternatif aux litiges, la procédure UDRP (ou Uniform Dispute Resolution Policy) a été instaurée par l’ICANN (autorité de régulation de l’internet) en octobre 1999.
 

Voici en quelques lignes ce qu’il faut retenir :

1. Les conditions d’accès à la procédure extra-judiciaire UDRP

• Les litiges visés : cette procédure ne s’applique qu’aux litiges relatifs à l’enregistrement abusif d’un nom de domaine portant atteinte à une marque.

• Les noms de domaine concernés : la procédure UDRP s’applique pour l’extension en .com ainsi que pour d’autres extensions relevant des domaine génériques de premier niveau (gtlD) telles que les extensions en .org, .gov., .net par exemple et quelques extensions nationales.
• Les demandeurs : toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou sa situation géographique, peut déposer une plainte administrative UDRP relative à un nom de domaine litigieux.

• Les centres arbitraux compétents : le requérant, titulaire d’une marque, a la possibilité de déposer sa plainte auprès de l’un des Centres agréés par l’ICANN. Ces centres sont notamment situés en Europe à Genève (Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI) et à Prague (Cour d’arbitrage tchèque) ; aux Etats-Unis (National Arbitration Forum ou NAF) et en Asie (Asana Domain Name Dispute Resolution Center ou ADNDRC).

• Les exigences préalables : pour être recevable, la demande du requérant doit remplir trois conditions cumulatives : (a) le nom de domaine litigieux doit être identique ou similaire à une marque sur laquelle le requérant détient des droits, et prêter à confusion dans l’esprit du public ; (b) le détenteur du nom de domaine litigieux n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et (c) le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
 

2. Les points forts de la procédure administrative UDRP

• Une procédure simple et rapide : elle s’étend en principe sur 60 jours et se réalise en 5 étapes :

  - dépôt de plainte du requérant,

  - présentation des observations du défendeur,

  - constitution d’une commission d’experts,

  - décision, et enfin

  - exécution de cette décision.


En principe, il n’y a qu’un seul échange d’argumentaire et de pièces pour les parties. Aucune audience en personne n’est prévue. Une fois la plainte et la réponse du défendeur déposées, le Centre désigne un ou plusieurs experts chargés d’examiner le dossier. La décision, écrite et motivée, est notifiée aux parties et au registrar concerné (bureau d’enregistrement du nom de domaine litigieux).
Le requérant débouté ou le défendeur condamné n’a comme seul moyen de recours, la saisine de juridictions nationales. Si le défendeur condamné ne saisit pas la justice dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, le registrar exécutera automatiquement la décision de transfert ou de radiation du nom de domaine.

• Une procédure peu coûteuse : le montant des taxes est fixé par chaque Centre de règlement selon un barème. Ce montant varie selon le nombre de noms de domaine concernés par la plainte et le nombre d’experts mandatés. Ainsi, une procédure devant le Centre de l’OMPI s’élève entre 1.500USD et 5.000USD (soit entre 1.100€ et 3.700€). Ces taxes sont entièrement à la charge du requérant, sauf si la désignation de plusieurs experts est à l’initiative du défendeur. Dans ce cas, ce dernier doit s’acquitter de la moitié du montant total de la taxe.

• Une procédure n’excluant pas l’action en justice : cette procédure spécifique n’implique aucune renonciation aux droits des parties d’ester en justice. En effet, le titulaire de la marque, ou le détenteur du nom de domaine, a la possibilité de porter le litige devant les tribunaux, que ce soit avant ou après la procédure extra-judiciaire.
 

3. Illustration : la décision du Centre de l’OMPI concernant la société Eleven

Cette affaire opposait l’entreprise française Eleven à une société américaine, Howword Flower.
La société Eleven était titulaire de plusieurs marques françaises et internationales, enregistrées en 2011, et exploitait un site internet de vente en ligne de prêt-à-porter, à l’URL   elevenparis.com.
La société Eleven a découvert que la société Howword Flower avait enregistré, en juillet 2013 – soit postérieurement à l’enregistrement de ses marques - le nom de domaine elevenparisfr.com. En outre, ce nom de domaine pointait vers un site web très similaire à celui exploité par la société Eleven et proposait à la vente des produits contrefaits de la société Eleven.
En août 2013, la société Eleven a donc décidé de déposer plainte auprès du Centre de l’OMPI afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.
 

La commission d’experts désignés a relevé qu’en l’espèce les trois exigences, requises par le règlement UDRP, étaient effectivement remplies :

• le nom de domaine litigieux elevenparisfr.com reproduisait à l’identique la marque du requérant et la confusion entre ces deux signes était d’autant plus flagrante que le nom de domaine litigieux comportait les lettres “fr”, correspondant à l’extension des noms de domaine français;

• la commission a ensuite relevé que la société Howword Flower n’avait aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attachait. Il ressort notamment des éléments du dossier que le défendeur n’était pas autorisé à utiliser la marque litigieuse, ne détenait pas de licence d’utilisation de cette marque et n’était pas connu du public sous le nom de domaine litigieux;

• enfin, les experts ont constaté que le nom de domaine elevenparisfr.com avait été enregistré et utilisé de mauvaise foi, résultant du fait que le requérant utilisait un nom de domaine, pointant vers un site internet qui proposait des produits contrefaits, sous la marque du requérant, sans le consentement de ce dernier.

Le 16 octobre 2013, la commission d’experts a rendu une décision ordonnant le transfert du nom de domaine litigieux au profit de la société Eleven.
La procédure extra-judiciaire UDRP a le mérite de résoudre les conflits entre les marques et les noms de domaine dans des délais plus courts et pour un coût moindre que devant les juridictions nationales. Cette procédure, concernant souvent des litiges internationaux, permet également d’obtenir rapidement l’exécution d’une décision, et évite ainsi le recours à la procédure d’exequatur, procédure longue et complexe mais nécessaire pour donner force exécutoire à un jugement étranger sur le territoire national.
Toutefois, la procédure UDRP connaît quelques désavantages : elle ne permet que la transmission ou la suppression du nom de domaine, à l’exclusion de tous dommages et intérêts ; les taxes restent souvent à la charge du demandeur ; et les débats – uniquement par écrit – sont limités. En outre, il n’existe pas recours en appel devant ces Centres. En conséquence, il est possible qu’après deux mois de procédure extra-judiciaire, le requérant débouté doive repartir de zéro devant une juridiction nationale.

Dans la pratique, le choix entre l’action judiciaire et la procédure extra-judiciaire dépendra de la complexité de l’affaire, du préjudice subi par l’entreprise victime et de ce que cette dernière souhaite obtenir. Chaque situation doit donc être appréciée au cas par cas afin de déterminer la meilleure stratégie à adopter pour faire transférer ou radier un nom de domaine litigieux. Pour faire son choix, l’entreprise pourra s’appuyer sur les recommandations d’un Conseil spécialisé.

 

Source : Bénédicte DELEPORTE et Betty SFEZ, Avocats, pour journaldunet.com